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09 | September 2015 Artikel versenden Artikel drucken

Geistiges ­Eigentum

Chancen und Risiken | Jens Fahrenberg

Auf Geistigem Eigen­tum (Intellectual Property – IP) basierende Verwertungsverträge sind ein komplexes Themengebiet. Man kann damit großen Nutzen für die Hochschule und die Forschenden erzielen – aber auch viel falsch machen.

Geistiges Eigentum ist ein wesentliches Produkt einer jeden Hochschule. Ganz allgemein werden darunter Rechte an immateriellen Gütern verstanden. Dazu zählen alle durch die eigenen Beschäftigten generierten Arbeitsergebnisse inklusive Diensterfindungen, Marken, Designs und Computerprogramme, sowie das dazugehörige Know how.

Im Verlauf eines akademischen Lebens wächst dieses Know how kontinuierlich an und wird zunehmend wertvoller (siehe Abbildung). Dieses Wissen und damit verbunden die daraus entstehenden Forschungsergebnisse stellen Werte dar – Vermögenswerte der jeweiligen Hochschule.

Der Schutz dieses Geistigen Eigentums kann über gewerbliche Schutzrechte wie Patente erfolgen. Patente sind Verbietungsrechte. Hier geht es im Wesentlichen um die Geheimhaltung – allgemein zugängliches Wissen ist für eine Kommerzialisierung nur noch bedingt geeignet. Eine zu frühe Publikation ist für beide Varianten kontraproduktiv.

Verwertungsstrategie

Zunächst entstehen Kosten für die Forschung und die schutzrechtliche Sicherung. Entscheidend im Wissens- und Technologietransfer (WTT) sind daher Überlegungen zur besten Verwertungsstrategie. Das IP stellt hier die wesentliche Vertragsgrundlage und Handelsware dar. Es bietet Industrie, Banken und Privatinvestoren Sicherheit und stärkt in Kooperationsszenarien die Verhandlungsposition der Hochschule. Letztlich geht es jedoch um die Verpflichtung, das steuerfinanzierte IP so zu transferieren, dass es den bestmöglichen Nutzen für unsere Gesellschaft erbringt. Hier wird über den Impact der Forschung gesprochen.

Es gibt viele Transferoptionen (Abbildung rechts), aber nicht jedes Technologiepotenzial ist für jeden Verwertungsweg geeignet. Zunächst geht mit vielen tausend qualifizierten Absolventen pro Jahr und dem damit verbundenen Transfer über Köpfe viel gelehrtes Wissen in die Wirtschaft. Auch wird – im besten Fall nach einer Prüfung auf Schutzfähigkeit – viel in den wissenschaftlichen Fachmedien publiziert. Beides stärkt nicht nur das wissenschaftliche Ansehen der Hochschule, sondern transferiert auch Forschungsergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft.

Viele innovative Ideen, Erfindungen oder erste Prototypen eignen sich jedoch auch für eine wirtschaftliche Verwertung – zum Beispiel als Basis einer Lizenzvergabe oder einer Unternehmensgründung. Eine bereits validierte Technologie ist dabei wertvoller als nur eine Erfindung. So sind im internationalen Raum und zunehmend auch in Deutschland hochschuleigene Transfer- oder Proof-of-Concept-Funds im Einsatz. Hier übernimmt die Hochschule unternehmerische Verantwortung, investiert und entscheidet aktiv. Alternativ kommt eine Entscheidung zufällig oder gar nicht zustande bzw. wird von Dritten vorgegeben (passiv).

Setzt man sich also aktiv mit einer geeigneten Verwertungsstrategie auseinander, gilt es zunächst zu überlegen, ob die Basis für eine Unternehmensgründung gegeben ist. Ist dies nicht der Fall, stellt die Lizenzvergabe eine weitere Option dar. Sie bietet sich insbesondere bei einem starken IP-Portfolio an. Unternehmen greifen hier auf das geschützte Wissen der Hochschule zu und zahlen eine Gebühr für dessen Nutzung. Bei einem Patentschutz von bis zu 20 Jahren reden wir im Fall einer Lizenz von vieljährigen kontinuierlichen Einnahmen für eine einmal erbrachte Leistung. Eine exklusive Lizenzierung an nur ein Unternehmen sollte dabei eher die Ausnahme sein. Sich zu früh an einen einzigen Partner zu binden, kann bedeuten, dass ohne Not weitere denkbare Marktsegmente nicht mehr bedient werden können.

Ist eine Weiterentwicklung oder Weitergabe der Forschungsergebnisse das Ziel, werden diese üblicherweise in Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen umgesetzt. Um in Verhandlungsgesprächen zielgerichtet und auf Augenhöhe zu sondieren, sollte man sich bereits im Vorfeld über die eigenen Ziele und die eigene Rolle im Klaren werden. Diese frühzeitige Festlegung des geplanten Leistungsaustauschs beschleunigt die Wahl der geeigneten Vertragsform und -konditionen, einfachheitshalber unterschieden in Auftragsforschung oder Forschungskooperation. Für diese gelten jeweils andere rechtliche und wirtschaftliche Randbedingungen.

Bei der Auftragsforschung ist die Hochschule Auftragnehmer im kaufmännischen Sinne und arbeitet auf genau vorgegebene Anweisung (Pflichtenheft) des Auftraggebers und zu einem definierten Zweck zu Vollkosten. Erfindungen können dabei nicht beauftragt werden, sie stellen eine Leistung dar, die über das geschuldete Arbeitsergebnis hinausgeht und daher gesondert zu vergüten ist. Erfahrungsgemäß liegt in den Definitionen viel Konfliktpotenzial, wie zum Beispiel bei der Gewährleistung, bei Veröffentlichungen oder wissenschaftlichen Arbeiten zur Erlangung eines akademischen Grads.

Bei der Forschungskooperation ist die Hochschule hingegen gleichberechtigter Forschungspartner, die Arbeiten werden gemeinsam definiert und in arbeitsteiliger Zusammenarbeit durchgeführt. Es finden gemeinschaftliche Erforschung oder Entwicklung basierend auf dem wissenschaftlichen oder technischen Wissen beider Partner statt. Beide Partner teilen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, Entwicklungen, Risiken und die Finanzierung, ggf. mit der Unterstützung öffentlicher Fördermittel.

Vereinbarungen

Bereits in den ersten Orientierungsgesprächen zwischen Wissenschaftlern der Hochschule und Vertretern der Wirtschaft werden weitreichende Vorentscheidungen getroffen, die später nur noch schwer oder aufwändig zu revidieren sind. So stellen in der Regel die leitenden Wissenschaftler die Weichen für den weiteren Verwertungsweg. Dabei sollten einem zunächst drei bedeutende Grundprinzipien bewusst sein. Zunächst ist der rechtliche Vertragspartner für die Industrie die Hochschule – nicht das Institut. Somit wirken sich die Regelungen auf die gesamte Hochschule aus. Forschen noch weitere interne Arbeitsgruppen im gleichen Gebiet, so besteht die Gefahr, dass man bei einer zu breiten unspezifischen Formulierung des Vertragsgegenstands auch deren Ergebnisse belastet bzw. ungewollt verkauft. Von entscheidender Bedeutung ist daher die Definition des Vertragsgegenstands in Kombination mit der Leistungsbeschreibung (z.B. Arbeitsprogramm). Hier wird die dem Partner geschuldete Leistung definiert, und es sollte eine klare Eingrenzung auf das Wesentliche vorgenommen werden.

Zweitens birgt eine ungeprüfte Weitergabe von Know how, Erfindungen oder Schutzrechten Risiken für die strategische Forschungsplanung des Instituts oder gar der ganzen Hochschule (freedom to operate) und kann sich negativ auf Kooperationen auswirken, da sich Unternehmen stark an der jeweiligen IP-Situation orientieren. Liegen wesentliche Rechte bereits bei Partner A, wird eine Beauftragung oder Kooperation durch bzw. mit dem Partner B unwahrscheinlicher.

Drittens kann eine direkte und damit meist ungeprüfte Übertragung von Rechten ohne angemessene Vergütung haushaltsrechtlichen Vorgaben widersprechen.

Für eine frühe Entscheidungsfindung zeigt die nachfolgende Liste die wichtigsten Eckpunkte und Aspekte einer Vertragsgestaltung auf und hilft, weiteren Fallen aus dem Weg zu gehen. Hier sind Institut und Administration gleichermaßen gefordert.

Vertragliche Aspekte

– Art der Zusammenarbeit: Auftragsforschung, Forschungskooperation oder öffentlich gefördertes Vorhaben;
– Definierter Vertragsgegenstand und Leistungsbeschreibung;
– Zuwendungsbestimmungen Dritter beachten;
– Vertraulichkeit: Dauer, Umfang, Auswirkungen auf Veröffentlichungen;
– Genehmigungspflicht von Veröffentlichungen versus Veröffentlichungserfordernisse;
– Kündigungsrechte = Kostenrisiko insb. bzgl. Personalkosten und Anschaffungen;
– Gewährleistung, Haftung, Vertragsstrafen;
– Außenwirtschaftsrecht.

Finanzielle Aspekte

– Kalkulation von Aufwand/ Kosten (Vollkosten oder F&E-Zuschuss) bzgl. der zu erbringenden Leistung (Personal- & Sachkosten); Ansatz eines marktüblichen Preises bei Leistungen, die auch extern erbracht werden können;
– Kalkulation eines Preises für die Nutzung von Geistigem Eigentum bzw. für die Übertragung von Rechten;
– Nutzung von speziellen Vorrichtungen oder Verfahren einpreisen;
– Beachtung steuerlicher Vorgaben (Umsatzsteuer, Quellensteuer…);

Geistiges Eigentum/Ergebnisse

– Welcher Background (Know how, Schutzrechte, Methoden, Vorrichtungen) liegt zugrunde?
– Welcher Sideground könnte betroffen sein?
– Welcher Foreground wird generiert?
– Regelungen über die Nutzung von Foreground, Background und Sideground.

Die unternehmerische Perspektive

Für den unternehmerischen Umgang mit IP bietet sich eine prozessorientierte Betreuung von seiner Entstehung und Sicherung über die Vermarktung bis zur Vertragsgestaltung oder sogar Unternehmensbeteiligung an (one-stop-agency). Dies setzt in der jeweiligen Hochschule eine Bündelung von Kompetenzen bzw. ein enges intuitives Zusammenspiel der Akteure und eine lösungsorientierte Kommunikation voraus. Neben der Reduzierung von Risiken sollte hier der gemeinsame Blick ganz klar auf die wirtschaftlichen Chancen gerichtet werden.

 

A U T O R

Dr.-Ing. Jens Fahrenberg ist als Leiter des Innovationsmanagements seit über 12 Jahren für den Technologietransfer am Karlsruher Institut für Technologie (KIT, vorher am Forschungszentrum Karlsruhe) verantwortlich.


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